국제물품매매에서 지식재산권 침해로 인한 분쟁해결에 관한 연구

Abstract

최근 전세계적으로 증가하고 있는 다국적 지식재산권 분쟁의 양상을 볼 때 국제물품매매계약과 관련하여서도 매매계약의 목적물인 물품과 관련된 제3자의 지식재산권으로 인한 분쟁이 크게 증가할 것으로 예상된다. 전세계적으로 IT 기술이 내재된 상품들의 제조 및 교역이 활발해지면서 CISG 제42조와 관련하여 발생할 수 있는 분쟁의 가능성 또한 증가하고 있고, 각기 다른 국가를 배경으로 하는 당사자 사이에 지식재산권 침해가 문제가 되면서 분쟁의 구체적인 모습 또한 더욱 복잡한 모습을 가지게 될 것으로 예측되기 때문이다. CISG 제42조와 관련된 물품의 국제적 매매계약에 있어서는 계약의 목적인 물품의 매매 등이 제3자의 지식재산권을 침해하는지 여부가 그 핵심이 된다. 물품의 제조나 매매·이용 등이 제3자의 지식재산권을 침해하지 않는다면 CISG 제42조의 위반 자체가 성립하지 않기 때문이다. 이 논문에서는 CISG 제42조를 둘러싸고 있는 이러한 법적·사회적 상황에 착안하여 향후 발생하게 될 CISG 제42조에 관한 분쟁해결을 위한 이론적·실무적 기초를 마련할 수 있는 종합적인 연구를 진행하고자 하였다. 이 논문은 CISG 제42조와 관련하여 문제될 수 있는 다양한 법적 쟁점들 및 그와 관련된 분쟁해결을 중심으로 논의를 전개하였다. 논문의 전반부는 사안의 실체적인 문제로서 CISG 제42조의 해석과 관련하여 지식재산권으로 인한 물품의 하자 및 계약적합성을 중심으로 실체법적 측면에서의 논의를 전개하고, 후반부에서는 이러한 CISG 제42조에 대한 이론적 연구 결과를 실제 분쟁해결 사안에 적용해 보는 데 초점을 맞추어 지식재산권에 관한 제3자의 권리 침해와 관련된 CISG 제42조상의 분쟁해결을 위하여 전통적인 분쟁해결 절차로서의 소송 및 대체적 분쟁해결 절차로서의 중재와 관련된 여러 법적 쟁점들에 대하여 국제사법적 분석을 중심으로 총체적인 연구를 전개하였다. 우선 가장 기본적 형태의 CISG 제42조 분쟁 양상으로서 각기 다른 국가에 영업소를 두고 있는 매도인과 매수인 사이에 지식재산권이 관련된 물품의 국제물품매매계약이 체결되고 그러한 물품 거래가 지식재산권 침해를 야기하는 경우를 출발점으로 하여, 이러한 분쟁을 국제소송과 국제중재를 통하여 해결하는 과정에서 문제가 될 수 있는 개별 국제사법적 쟁점에 대하여 종합적으로 검토해 보았다. 무엇보다 이들 분쟁해결 절차 중 중재에 의한 분쟁해결의 경우에는 기본적으로 당사자들 사이의 합의, 즉, 중재합의 혹은 중재계약을 전제로 하기 때문에 그로 인한 일정한 한계가 존재하기는 하지만, 최근 국제거래 당사자들 사이에서 선호되고 있는 분쟁해결 절차로서 그 이용 빈도가 매우 빠르게 증가하고 있는 것으로 보고되고 있다. 이러한 CISG 제42조 관련 분쟁의 상황을 국제소송 혹은 국제중재로 해결하기 위해서는 무엇보다 위에서 살펴본 이들 분쟁에 내재된 국제사법적 쟁점에 대한 검토가 우선되어야 한다. 이러한 측면에서, CISG 제42조와 관련된 국제물품매매계약에서 지식재산권의 침해가 작용하는 국면을 물품과 관련된 다국적 지식재산권 분쟁과 관련하여 정리해 보면 다음과 같다. CISG 제42조는 제1항에서 매도인이 “계약 체결시에 자신이 알았거나 모를 수 없었던 산업재산권 그 밖의 지식재산권에 기초한 제3자의 권리나 권리주장의 대상이 아닌 물품을 인도하여야 한다”고 규정하고 있다. 이러한 CISG 제42조의 적용에 있어서 결정적인 요소는 지식재산권에 관한 제3자의 권리가 계약에 의하여 합의된 물품의 용도를 침해하는지 여부이다. 이것은 반대로 해당 물품을 목적물로 하는 국제물품매매계약이 제3자의 지식재산권을 침해하는지 여부로 표현될 수 있다. 계약의 목적인 물품이 제조되거나 물품의 정해진 용도로 이용되기 위해서는 제3자의 특허권, 상표권, 저작권 등의 지식재산권이 어떠한 방식으로든 이용되어야 하기 때문이다. 따라서 CISG 제42조 분쟁해결을 위해서는 기본적으로 국제물품매매계약이라는 기본 계약의 위반 여부와 함께 제3자의 지식재산권 침해 여부가 전체적인 맥락에서 종합적으로 판단되어야 한다. 다음으로, CISG 제42조의 분쟁과 관련하여 관할과 준거법에 대한 국제사법적인 검토가 필요하다. 특히, CISG 제42조 관련 분쟁의 특수한 문제라고 할 수 있는 지식재산권 침해 분쟁의 선결문제로서의 판단에 대한 논의가 함께 이루어져야 한다. 위와 같이 CISG 제42조의 분쟁해결에 있어서 1차적 선결문제로서 지식재산권 침해 여부와 지식재산권 라이선스 계약의 위반 여부가 문제되는 경우에는 이들 쟁점의 판단을 위한 또 다른 문제로서 선결문제의 판단 과정이 필요하다. 이 논문에서는 지식재산권 침해 여부의 판단을 지식재산권 자체의 유효성과 라이선스 계약의 유효성 및 해석의 문제에 대한 판단과 구별하여 1차적 선결문제라고 지칭하였다. 따라서 1차적 선결문제로서의 지식재산권 침해와 관련하여 국제소송 및 국제중재에 있어서의 관할 및 준거법의 문제가 판단되어야 하고, 지식재산권의 침해 여부의 판단을 위한 전제가 되는 즉, 2차적 선결문제로서 지식재산권 자체의 유효성이 판단되어야 한다. 이 때 지식재산권 라이선스 계약에 근거한 항변이나 반소가 제기되는 경우에는 2차적 선결문제로서 그 유효성 및 해석의 문제가 검토되어야 하고, 이어서 3차적 선결문제로서 지식재산권 자체의 유효성이 검토되어야 한다. 한편 CISG 제42조의 위반의 요건이 되는 또 다른 제3자의 지식재산권 관련 권리주장 형태로는 라이선스 계약 위반을 들 수 있다. 이 경우에는 라이선스 계약의 성립 및 유효성이 1차적 선결문제가 되고, 지식재산권 자체의 유효성 판단이 2차적 선결문제가 된다. 또한 이들 각 쟁점과 관련하여 개별적인 준거법 결정에 관한 검토가 필요하다. 한편 이러한 지식재산권과 관련된 쟁점의 판단에 있어서 기본적으로는 우리나라의 이론적 논의가 중심이 되어야 하겠지만, 오랜 기간 동안 다국적 지식재산권 분쟁에 대한 법적 경험이 축적된 유럽을 중심으로 한 기타 외국의 논의를 비교법적 관점에서 함께 검토할 필요가 있다. 또한 법정지 및 중재지가 우리나라가 되는 경우에 지식재산권 유효성 판단과 관련하여 부수적인 문제로서 우리나라 지식재산권 관련 법규정의 역외적용의 문제도 중요한 논의의 대상이 된다. 다음으로, 다수 당사자 혹은 제3자 분쟁의 문제, 국제소송과 국제중재의 경합의 문제 및 우리나라 판결 및 중재판정의 외국에서의 승인과 집행의 문제도 함께 검토하여야 한다. CISG 제42조와 관련한 분쟁해결과 관련하여 가장 어려운 문제는 CISG 적용 자체의 문제와 함께 선결문제로서 작용하는 지식재산권 관련 분쟁을 어떠한 방식으로 다루어야 하는가이다. 제3자의 특허권, 상표권, 저작권 등의 지식재산권이 물품의 제조나 이용에 관련되어 국제물품매매계약상의 분쟁이 발생하는 경우에는 국제적 소송 경합 및 국제 중재 경합, 다수 당사자 문제 등이 발생할 수 있어, 분쟁해결 절차상 매우 복잡한 법적 상황을 초래하기 때문이다. 또한, CISG 제42조 분쟁과 같이 서로 다른 국가에 영업소를 가지는 당사자들 사이에 발생하는 국제적 분쟁의 해결은 결과적으로 국내 판결이나 중재판정에 대하여 해당 국가에서의 승인 및 집행이 이루어질 때 종국적인 분쟁의 해결이 이루어진 것으로 볼 수 있으므로, 이러한 점을 고려하더라도 외국의 법이론 및 판례 등을 비교법적으로 검토하는 것은 필수적이다. 그러므로 해당 사안에 적용되는 CISG 규정 자체의 실체법적인 해석뿐만 아니라, 관할 및 준거법, 다수당사자 혹은 제3자 문제, 국제소송 및 국제중재의 경합, 판결 및 중재 판정의 승인과 집행과 같은 쟁점들에 대한 국제사법적 측면에서의 종합적인 연구가 필요하고, 이러한 체계적인 이론적 검토가 뒷받침될 때 최근 증가하고 있는 국제물품매매계약상의 지식재산권 관련 분쟁해결에 대한 최적의 방안 또한 마련될 수 있을 것으로 생각된다.;Recently, a sharp increase in the multinational intellectual property rights disputes around the world triggers the CISG Article 42 disputes in relation to the third party’s intellectual property rights or claims. Due to the development of information and technology, today it is not very uncommon to see the goods in which intellectual property is embedded. It is very natural to expect that the CISG Article 42 disputes will become more common and complicated than ever. In the CISG Article 42 disputes, whether the contract of international sale of goods infringes the third party’s intellectual property right is the crucial point. This is because if there is no intellectual property infringement, also there is no violation of the CISG Article 42. Under current legal and social economic circumstances surrounding the CISG Article 42, this study tries to make valuable and meaningful foundations both in theory and in practice for the disputes resolutions in the international sale of goods. This study consists of various hypothetical analyses of conflicts emerging out of the international sale of goods and tries to provide a comprehensive legal context. Briefly, this study can be divided into two main parts: (i) the first part is about the substantive issues and focuses on the conformity of goods in the international sale of goods contracts; and (ii) the second part is about the conflict of laws issues which cover dispute resolution procedures in classical international commercial litigation or in modern international commercial arbitration. First, it starts with a simple transaction of goods involving the third party’s intellectual property right infringement between parties—a buyer and a seller—who have their places of business in different countries. Next, it discusses the chances of a dispute resolution through international commercial litigation and arbitration and gives an overview the issues in relation to the conflict of laws in each dispute resolution process. Obviously, in international commercial arbitration, an arbitration agreement between the parties of the sales contract plays a key role although it may also work as an inherent drawback to the arbitration. Nevertheless, these days for a growing number of multinational companies, international commercial arbitration is the preferred dispute resolution procedure and international commercial arbitration is experiencing a boom. Parties to international business transactions routinely include international arbitration clauses in their contracts. This is because international commercial arbitration has many advantages over international commercial litigation. For example, it is often faster and more cost-effective, and it affords quite more flexible procedures ensuring confidentiality. Second, this study explores how the CISG is applied in international commercial litigation and arbitration. Also, it analyses the way how the international intellectual property infringements play in the CISG contracts specifically involving CISG Article 42. Under the CISG Article 42, the seller must deliver goods which are free from any right or claim of a third party based on industrial property or other intellectual property, of which at the time of the conclusion of the contract the seller knew or could not have been unaware. In these circumstances, the main issue of this Article 42 conflict is whether the use of goods is subject to certain restrictions by the third party’s intellectual property rights, as diverse as patents, trademarks, copyrights and designs or other similar rights. This can be expressed as whether the international sales contract of those goods infringes the third party’s intellectual property rights. In this sense, the CISG Article 42 disputes and international intellectual property rights disputes, both are interrelated to each other. Thus, the CISG Article 42 disputes should be dealt with extensively in the overall context. Consequently, the CISG Article 42 disputes raise convoluted legal issues of jurisdiction, the choice of law, preliminary matters, multiple parties and the third party issues treating consolidation, joinder, and intervention, Lis pendens, the recognition and enforcement of foreign judgments and international arbitral awards. As for the preliminary matters, the infringements of intellectual property rights are the first preliminary questions to be discussed, and then the validity issues of those rights are the second preliminary questions to be examined. Moreover, there can be defenses or counterclaims based on license agreements involving intellectual property rights when the third parties bring breach of contract claims under the license agreements. In this situation, the existence and validity issues of the license agreements are the first preliminary questions to be reviewed. Similarly, the existence and validity issues of the license agreements are the second preliminary questions, and the validity issues of the intellectual property rights are the third preliminary questions when the contractual defenses or counterclaims based on intellectual property rights license agreements arise in the infringements issues stage. Third, this study comprehensively covers European legal rules and systems to treat international intellectual property disputes because they have long history in these kinds of disputes resolutions and accumulated experiences of them. This will broaden Korean lawyers’ and arbitrators’ abilities to cope with similar disputes both in Korean courts and in arbitral tribunals with their seats in Korea. In addition to this, a comparative study on legal aspects such as multifarious legal theories, court cases, arbitral awards of the U.S. as well as the EU, is an essential prerequisite for the ability to adapt the current legal situation that the Free Trade Agreements (FTAs) between Korea and each of them entered into force recently. Finally, the most important and difficult matter in resolving the CISG Article 42 disputes is how to combine the matter of application of the CISG to the underlying contract as such and the matter of the third party’s intellectual property right infringement as a preliminary question. The fact that the parties to the CISG contract have their places of business in different countries necessarily raises complicated private international law issues already mentioned above. Therefore, this study, a comprehensive research of those legal issues, will contribute to making theoretical and practical foundations to yield optimum solutions for disputes occurring when the global sales of goods infringe intellectual property rights.