국제상표등록에 관한 MADRID 의정서의 법적 연구

Abstract

The accession to the international trademark registration was highly required since international registration is simple and inexpensive, confers extensive protection under trademark law, constitutes an element of cooperation in international trade in general and may contribute to the development of trade relations throughout the world. The International Registration of Trademarks administered by the World Intellectual Property Organization (WIPO) is a well-established Trademark System with a history dating back to 1892 on the basis of two international treaties. The Madrid Agreement concerning the International Registration of Marks was concluded in 1891 and entered into force in 1892, and the more recent treaty is the Protocol relating to the Madrid Agreement which was adopted in 1989, entered into force on December 1, 1995 and came into operation on April 1, 1996. The Madrid Protocol introduces a number of significant new features into the system of the Madrid Agreement. Among others, an application of international registration may be based on a registered national or regional and on an application for such a mark. Each contracting party in which the applicant seeks protection may, if it has made a declaration to that effect, declare that protection to the mark can not be granted in its territory within 18 months. It is possible for the contracting party to choose either the French or English language for all communications with respect to International registrations. The office of each contracting party may receive higher designation fees than under the Madrid Agreement. The international registration which are canceled because the national or regional mark on which it is based has ceased to have effect (central attack) may be transformed into national or regional applications benefiting from its filing date and, where applicable, its priority date. The intergovernm ental organizations who have a regional office for the purposed of registering trademarks, have access. The Madrid Protocol has been ratified by U.K., France, Germany, Australia, and Japan, as well. The U.S. is expected to be a contracting party in this year. Korea is also to be a contracting party in one or two years and already completed to revise the Trademark Law according to the provisions of the Madrid Protocol in 2001. The Chapter Ⅷbis under the new Trademark Law regulating the international trademark registrations according to the Madrid Protocol will enter into force when the Madrid Protocol is effective in Korea. Under the new international registration system in accordance with the Madrid Protocol, Korean companies and individuals will be able to enjoy the following merit: By single procedure, they can file applications in several countries; The total cost for filing and registering a trademark will be remarkably reduced; They may confirm whether or not a trademark can be granted registration or not in a timely manner; They can maintain registrations in several countries through the International Register by the International Bureau of the WIPO; They can transfer or renew the application or registration for all designated countries by a simple procedure. Of course, as a negative effect, the trademark right may be considered to be fragile due to the central attack system, and there may be unexpected problems in practice. Therefore, before being a contracting party to the Madrid Protocol, we need experts who can communicate with the International Bureau and fluently deal with the international works, and the intranet system between the Korean Industrial Property Office and the International Bureau should be well established. Furthermore, we will have to fully review our trademark protection system and should well prepare the detailed regulations for the international registration procedure reflecting Articles and Rules of the Madrid Protocol.;Ⅰ. 서론 기업의 활발한 해외진출로 기업의 국제적 경쟁력이 중요시되면서 자타상품의 식별력을 갖는 상표의 보호를 위해 간단하고도 신속하게 저렴한 비용을 들여 상표를 국제적으로 보호하는 국제상표등록제도의 필요성이 커지고 있다. 1891년 상표의 국제등록에 관한 마드리드 협정(Madrid Agreement Concerning the Interational Registration of Marks)이 체결되어 있지만 마드리드 협정은 사용언어, 수수료, 출원요건 등에 관한 기본적 문제점으로 인하여 가입국이 크게 확대되지 않아 상표의 국제등록절차를 통한 상표의 국제적 보호의 효율성을 높이는 데는 한계가 있었다. 따라서 세계지적재산권기구(World Intellectual Property Organization : WIPO)는 마드리드 협정이 안고 있는 문제점을 개선하여 1989년 상표의 국제등록제도에 관한 마드리드 의정서(Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks : Madrid Protocol)를 채택하여 상표의 국제등록제도의 기초를 마련하게 되었다. 우리나라가 2002년 하반기 중에 마드리드 의정서에 가입할 예정으로 올해 2월 이미 상표법 개정 작업을 완료하였으므로 국제상표등록이 조만간 가능하게 될 것이다. 따라서 우리나라가 곧 가입하게 될 마드리드 의정서의 체계와 우리의 개정 상표법을 연관시켜 살펴보고 가입시의 문제점 및 그 대책을 짚어보고자 하는 것이 이 연구의 목적이다. Ⅱ. 마드리드 의정서의 기본 내용 마드리드 의정서는 출원인의 통상 출원 절차를 밟을 경우, 개별국가에 출원 및 등록 절차를 거쳐야 하는 대신 본국 특허청에 출원하는 것으로 WIPO 국제사무국을 통해 각 개별국에 모두 출원한 효과를 갖고, 등록 후에도 한 번의 수수료납부만으로 개별국 각각에의 등록 효력을 가진 국제등록을 갱신할 수 있도록 하여 상표의 출원 및 권리유지 절차를 간소화를 기본원칙으로 하고 있다. 출원 시 지정상품 또는 서비스업을 Nice 국제분류에 따라 기재하도록 하고 다류 1출원을 인정하며, 수수료의 납부에 따라 국제등록을 10년 간 갱신할 수 있도록 하여 상표법 조약의 규정과 조화될 수 있도록 하였다. 국제상표등록은 본국에의 출원·등록이 전제조건이 되며, 국제등록출원은 본국 내 행정관청을 통해 이루어진다. 국제등록일로부터 5년이 경과하면 본국에의 출원·등록으로부터 독립하지만 5년 내 본국출원·등록이 소멸한 경우는 국제등록이 보호되지 않아 본국등록에 종속되는 센터럴어택(central attack)제도를 채택하고 있다. 26개 조문(Article)으로 구성된 마드리드 의정서는 마드리드 협정이 가지고 있는 문제점을 극복하여 효율적인 국제등록제도를 창설할 목적으로 마련된 것이니 만큼 ① 국제출원의 기초 대상을 출원 및 등록으로 확대 ② 1년의 거절통보 기한을 1개월까지 탄력적으로 운영 ③ 국제사무국에서 일괄 분배되는 수수료 체계에 더한 각국의 개별수수료 징수의 허용 ④ 개선된 센터럴어택 체제인 본국등록 5년 이후 각 국의 등록의 독립성 보장 ⑤ 영어 및 불어의 사용언어 채택 ⑥ 지역등록출원을 기초출원으로 허용하고 있다. 마드리드 체제 하에서 공존하게 된 마드리드협정과 마드리드의정서 각각의 규칙 제정으로 인한 규칙적용의 혼란을 피하기 위해 마드리드 의정서 제9조의 6 (Safeguard of thd Madrid Agreement)규정을 두고 있으며 별도의 41개 조문(rules)과 수수료표로 구성된 마드리드협정과 의정성의 공통규칙(Common Regulations under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol)을 규정하여 마드리드체제의 기존회원국이나 새로이 회원국이 될 국가의 이익을 침해하지 않는 범위 내에서 ① 협정만이 적용되는 국제출원 ② 마드리드의정서만이 적용되는 국제출원 ③ 협정 및 마드리드의정서 양자가 공동 적용되는 국제 출원의 3가지 상황을 모두 규칙에 탄력적으로 수용하여 규칙을 단일화하였다. Ⅲ. 마드리드 의정서 가입의 필요성 및 입법적 조치 1. 가입의 필요성 및 효과 해외진출기업의 효율적인 상표권 보호를 기할 수 있도록 주변여건이 성숙되어 마드리드 의정성 가입의 필요성이 증가되고 있다. 마드리드 의정서의 가입국이 1995년 발효당시 4개국에서 2001년 4월 현재 52개국으로 증가되었고 유럽의 대부분의 국가와 일본, 호주, 중국 등 우리 기업에 의해 중시되는 국가가 참가하고 있다. 미국도 조만간 가입할 것으로 예견되고, 우리 기업들의 활발한 해외진출에 따라 국제등록의 필요성이 점차 높아질 것이므로, 마드리드의정서 가입이 어느 때 보다 필요하다 하겠다. 국내 출원인은 마드리드 의정서에 기초한 국제상표등록을 통해, 상표의 출원·등록과 갱신 및 관리가 간편해 져서 비용이 절약되고, 18개월 내 등록 여부가 확인되므로 등록가능성을 조기에 확인할 수 있게되며, 국제사무국의 데이터베이스를 접속하여 권리 취득 가능성에 대한 사전조사를 행할 수 있다는 이점이 있으나 센트럴어택의 가능성으로 인해 권리가 불안정할 수 있고, 국제 출원을 우선적으로 심사할 경우 발생할 국내 출원인과의 형평성 문제가 야기될 수 있다. 그러나, 무엇보다도 마드리드 의정서의 가입을 계기로 외국기업의 국내출원 유치와 국내기업의 해외출원 유도에 적극적으로 나설 수 있는 좋은 계기가 될 것으로 생각된다. 2. 개정상표법의 주요내용 개정상표법은 제8장의 2 <마드리드 의정서에 의한 국제출원>이라는 제목하에 별도의 장을 두고 동 개정 규정은 마드리드 의정서가 우리나라에 대하여 효력을 발생하는 날부터 시행하도록 정하고 있다. (가) 본국관청으로서의 절차규정 특허청은 본국관청으로서 국제출원을 접수하여 기재사항을 심사한 후 국제 사무국에 국제출원서 및 필요한 서면을 송부하여야 한다. 특허청이 본국관청으로서 접수하게 되는 서류에는 국제출원서 뿐만 아니라 사후지정서, 갱신신청서 및 명의변경 등록신청서 접수 등이 수반되므로 특허청이 본국관청으로서의 업무와 우리나라 국민의 국제출원절차를 의정서 체제에 맞추어 국제출원의 기초, 출원인 적격, 사후지정, 존속기간의 갱신, 수수료 등에 관한 규정을 신설하였다. 이러한 본국관청의 역할 수행을 위해서는 반드시 인력의 전문화, 출원 및 갱신 시의 수수료 징수 여부, 국제사무국에 대한 복수의 대리인 가능 여부 등의 문제 해결이 필요하다. (나) 손실보상청구제동의 신설 마드리드 의정서는 지정국 관청에서 국제사무국에 대하여 거절통지를 하지 않았거나 거절통지를 사후에 통지한 경우 당해 국제등록에 관한 상표는 국제등록일(또는 사후 지정일)로부터 소급하여 그 상표가 당해 지정국 관청에 등록된 것과 동일한 보호를 받아야 한다고 규정하고 있으나 엄격한 심사주의의 채택하고 있는 우리 상표법하의 상표권은 상표등록에 의하여 발생하는 체제로 되어 있어 의정서와 상충하고 있다. 따라서 우리의 상표법의 체제를 출원 시부터 소급하여 상표권의 효력이 발생하는 체제로 전환하지 않고 상표의 출원 후 등록시까지의 보호를 위한 손실보상청구권 제도를 신설하였다. 손실보상청구권에 대해서는, 제52조(등록상표의 보호범위) 및 제 66조(침해로 보는 행위)가 준용되며 "손해 또는 가해자를 안 날"을 "당해 상표권의 설정등록일"로 간주함으로써 당해 출원상표가 등록된 날로부 3년이 경과하기까지 동 청구권을 행사하지 아니하면 시효로 소멸되도록 하여 법적 안정성을 도모하고 있다. (다) 지정국 관청으로서의 규정 의정서 체제에 의해 대한민국을 지정한 국제출원도 국내상표법에 따라 그 등록적격에 대한 실체심사를 받게 되므로 이 때 국제상표등록출원에 대해서도 원칙적으로 국내상표등록출원에 관한 규정을 적용한다. 그러나 국제등록부에 의해 관리되는 국제등록제도의 구조상 상표법의 규정을 그대로 적용할 수 없는 것에 대해서는 국제상표등록출원에 관한 특례를 규정하고 있다. (라) 재출원에 관한 특례 마드리드 의정서 제9종의 5 및 제 15조(5)의 규정에 의하면, 센트럴어택에 의하여 국제등록이 소멸된 경우 또는 외국의 의정서 폐기에 의하여 출원인이 출원인 적격을 잃게 되어, 국제출원으로 재출원 해야 할 경우에는 일정요건 하에 출원일을 소급시키도록 규정하고 있다. 따라서, 개정상표법도 재출원에 대한 출원일 소급을 인정하는 규정과 국제등록에 기초한 상표권이었던 재출원에 관한 특례규정을 두고 있다.] Ⅴ. 결론 마드리드 체제에 의한 상표등록체재와 마드리드 의정서가 발효하기까지의 과정, 우리나라의 의정서 가입에 대비한 입법적 조치 등에 대해 살펴보았다. 의정서 가입을 앞두고 개정법이 마련되어 있지만 마드리드 의정서를 제대로 실시하기 위해서는 그 발효에 앞서 준비에 완벽을 기하여야 할 것이다. 무엇보다도 우리나라를 지정한 외국의 국제등록출원의 증가에 대비해 우리나라 상표의 보호를 위해 내국인의 상표출원을 장려하는데 더욱 관심을 두어야 할 것이다. 또한 법제도적으로도 의정서 요건을 충족시켜야 할 위임과제의 해결을 위해 상표법 시행령과 시행규칙, 상표등록령 및 시행규칙, 수수료징수규칙 등 수많은 하위법령의 개정에 있어 관련규정을 충분히 검토하여 입법상의 미진함이 없도록 입법조치에 만전을 기하여야 할 것이다.