특허권 침해로 인한 손해배상액 산정의 문제

Abstract

지적재산권의 라이센스 계약에서는 통상 라이센서(licensor)가 대상 지적재산권과 관련하여 제3자가 권리침해를 이유로 제기한 손해배상청구 등에 대하여 모두 책임지도록 규정한다. 이러한 계약의 문언에도 불구하고 지적재산권은 권리 자체가 무형적인 것을 대상으로 하기 때문에 침해여부의 판단이나 손해액의 산정이 쉽지 않다. 따라서 지적재산권 침해 발생시 실제로 권리를 침해받은 자가 배상받을 수 있는 손해배상의 범위가 문제가 된다. 이 글은 지적재산권의 침해와 권리자의 손해 발생 사이의 인과관계가 명확하지 않은 경우 또 침해사실로 인한 손해 발생은 분명하더라도 그 손해의 인정범위에 논란의 여지가 많은 경우에 대한 특허법 제128조의 조항의 해석을 판례의 입장을 중심으로 검토하는 것을 목적으로 삼았다. 특허권에 대한 침해시 특허권자는 민법 제750조에 의하여 침해자에게 불법행위로 인한 손해배상을 청구할 수 있다. 그러나 특허권은 권리객체가 무형의 고안이므로 침해내용을 구체적으로 파악하기가 곤란할 뿐 아니라 침해 내용을 확정할 수 있더라도 그 침해와 손해발생에 대한 인과관계의 입증과 일실이익의 손해액 산정의 입증이 곤란한 경우가 많다. 우리법은 이러한 문제점을 해결하고자 손해액 추정에 관한 특칙(특허법 제128조)을 두었다. 이는 권의 특성과 특허권 침해의 특성을 고려하여 그 침해로 인한 손해배상액 산정의 문제에 대하여 손해배상의 법리에 어긋나지 않은 특칙으로서 마련된 것이다. 특허권의 보호대상인 기술적 정보는 사실상 점유가 불가능한 무체물이므로, 특허권은 사실로서는 간섭을 배제할 수 없는 지적 창작물에 대하여 인공적으로 배타적 지배영역을 설정하는 것이라고 설명된다. 특허 발명에 의하여 얻어진 특허제품은 특허의 독점적 지위를 이용한 시장지배에 따라 경제적 가치를 실현하게 되므로, 특허권은 시장기회의 배타적 이용권이라고 할 수 있다. 특허권의 침해는 토지나 건물등 유체물에 대한 침해와 달리 침해행위의 발견이 곤란하고 침해가 인정된 경우에도 종래의 차액설에 따라 손해배상액을 산정하기에는 어려움이 있다. 판례가 가장 전형적인 불법행위인 신체손상으로 인한 손해배상에 있어서 차액설을 벗어나 보호법익을 고려하여 손해배상액을 산정한 것과 같이, ‘시장기회의 배타적 이용권’인 특허권이 침해된 경우 특허권의 보호법익인 관련시장에서 특허권자의 독점적 지위를 손해배상액 산정에 반영하여야 적정한 손해배상이 이루어질 수 있다. 구체적인 사례에서 손해배상액 산정의 문제를 간략히 요약하면 다음과 같다. 침해된 특허의 권리자가 해당 특허를 실시하고 있는지가 문제가 될 경우 제128조 제1항 및 제2항의 적용요건으로 ‘권리자의 특허발명의 실시’에 대하여 엄격한 의미의 특허 발명을 실시를 고집한다면 본 규정의 취지가 몰각되는 결과를 초래한다. 따라서 동 조항의 입법취지를 고려하여, 권리자 실시의 개념을 당해 침해제품과 경쟁관계에 있는 제품을 생산한 경우에도 권리자의 실시를 인정하여야 한다. 특허제품과 관련된 시장에 침해제품 이외에도 다수의 경쟁제품이 있는 경우 제128조 제1항의 적용을 배제하면 일실이익이 아닌 실시료 상당의 배상만 인정되어 고의의 권리 침해자를 성실한 라이센시와 동일하게 다루는 불합리가 발생하므로, 이는 제128조 제1항 단서의 손해액을 공제할 수 있는 수량의 산정을 위한 ‘특허권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정’에 해당한다고 하여야 한다. 판례는 실용신안권 침해사건 및 음반에 수록된 저작권 침해 사건에서 각 침해된 권리의 전체 제품에 대한 기여도에 대한 판단을 한 바 있다. 불법행위와 상당인과관계 있는 손해의 전보에 그 목적이 있는 손해배상제도의 이념을 고려하여 특허권의 침해제품이 권리자인 제3자의 특허만으로 이루어진 것이 아니고 제품의 일부 구성에 그치는 경우 전체 제품에 대한 기여율을 판단하여야 할 것이고, 시장점유율 변화 등이 기여율 판단의 요소가 될 수 있다고 본다. 또한 판례는 특허법 제128조의 적용에 있어서 침해자의 이익의 내용에 제한이 없으나, 한편 권리자의 특허 제품과 침해제품의 관련 시장이 다를 경우 특허침해가 있었다고 하여도 특허권자에게 특허권침해로 인한 손해가 전혀 발생하지 아니할 경우도 있으며, 이 때에는 특허법 제128조를 적용하여 손해액을 산정할 수도 없음을 밝혔다. 위와 같은 구체적인 사례에서 판례의 태도를 보면, 특허법 제128조 제1항 단서의 해석과 동 조 제2항의 추정을 번복할 수 있는 사유에 대한 해석이 실제 소송과정에서 중요한 역할을 함을 알 수 있다. 특허권 침해로 인한 손해배상 소송에서 잠자는 특허를 보유한 자가 과잉배상을 받는 일이 없어야 하지만, 손해배상액 산정의 어려움으로 권리자의 손해 전보가 이루어지지 않는다면 산업계는 굳이 정당한 비용을 지불하고 특허권 등을 사용하기 보다는 일단 무단으로 타인의 권리를 사용하려고 하고, 침해가 발각된 후 손해배상은 우연의 차원에 맡기려고 할 것이다. 따라서 특허권의 특성과 특허권 침해의 특성 및 특허권 침해로 인한 손해배상액 산정의 곤란을 고려한 제128조의 입법취지를 고려하여 동 조항의 손해액 추정규정의 입법목적을 적극 살리는 방향으로 운용되어야 한다고 본다. 특히 제128조 제1항과 제2항의 적용에 있어서, ‘침해행위가 없었더라면 권리자가 판매할 수 있었던 물건’, 배상액의 상한을 정하는 데 의의가 있는 ‘권리자의 생산능력’, 추정손해액에서 공제되는 ‘침해가 없었더라도 판매할 수 없었던 사정’ 등이 실질적으로 어떤 경우를 뜻하는지는 해당되는 사유를 판단한 판례를 통하여 집적해 나감으로써 유형화할 수 있을 것이라고 생각한다.;Generally, a license agreement of intellectual property rights stipulates that a licensor shall release, indemnify and hold a licensee harmless from and against all loss to the extent arising out of the infringement of any third party's intellectual property rights. In spite of this statement, the judgment whether to infringement or assessment the amount of damages is not easy, because the object of intellectual property rights is intangible. Therefore, the actual amount of damage can be a problem when the infringement of intellectual property rights occurs. This paper intends to study on Article 128 of Patent Act with a focus on cases that don't have clear causal relation between intellectual property rights infringement and damage, or ones are disputable for a range of recognition of the damage, even if it is clear that the damage occurs due to intellectual property rights infringement. When a patent right is infringed, the owner of the patent right is able to claim compensation for damage in accordance with Article 750 of Civil Act. However, In many cases, it is difficult to get details related to infringement, even though the scope of infringement may be decided, it is often difficult to prove casual relation between the infringement and damage, and to calculate the loss of profits, because the object of a patent right is an intangible design or device. Especially in Patent Act the special provisions are regulated on the compensation for patent infringement so as to lighten the burden of proof for damages. This provision reflects characters of patent right and the infringement of patent right, and also accords with principle of compensation for damage. Technical information as an object of a patent right is practically impossible to occupy, for that reason, the patent right is said that it artificially set out an exclusive control region in an intellectual creature which cannot be actually ruled out intervention. A patent product will realize the value with its exclusive status in the market, so the patent right is what is called exclusive rights which use market opportunities. Unlike an infringement of physical objects such as land or buildings and the like, it is difficult to identify infringing conduct in case of a patent infringement, and even if an infringement is recognized, it is difficult to calculate the amount of damages based on the traditional theory of difference(differenzlehre). As the court calculated the amount of damages for physical harm in a typical tort case beyond the amount acknowledged under differenzlehre by considering the protected interest, it would be appropriate to reflect a patent holder’s exclusive status in the relevant market, which is the protected interest of a patent right, in calculating the amount of damages in case of an infringement of a patent, ‘an exclusive right of market opportunities’. How to calculate the amount of damages in various cases can be summarized as follows: where the issue is whether the holder of an infringed patent is actually using the patent, if ‘the right holder’s use of a patent or an invention’, a prerequisite to apply Clause 1 and 2 of Article 128, is strictly interpreted, the legislative purpose of the Article would be ignored. Thus, considering the legislative purpose, it should be interpreted to include cases where the right holder produced a product competing with the infringing product. Where there are multiple competing products in addition to the infringing product in the relevant market, if to exclude the application of the proviso in Clause 1 of Article 128, the amount of damages would be not a lost profit but a licensing fee. This would bring an unreasonable result treating an intentional infringer and a lawful licensee equally. Thus, this case should fall under the proviso in Clause 1 of Article 128, the ‘circumstances where the patent holder could not sell due to reasons other than an infringement’ in order to calculate the amount excluded from damages. In utility model right and music copyright infringement cases, the court reviewed the contribution of respective infringed rights to entire products. As the compensation of damages is to recover damages in casual causation with torts, if a product of an infringed patent is not exclusively but only partially based on the patent holder’s patent, the degree of the contribution of the infringed patent to the entire product should be decided. In this case, a change in the market share can be a factor in deciding the proportion of the contribution. In applying Article 128, the court does not limit the kinds of interests of the infringer. However, the court acknowledged that there would be occasions where a patent holder would suffer no damage in spite of a patent infringement if the relevant market for a patented product of the patent holder and an infringing product would be different, in which case Article 128 should not be applied to calculate the amount of damages. The review of the court’s decisions mentioned above reveals that the interpretation of the proviso in Clause 1 of Article 128 and the circumstances to rebut the presumption in Clause 2 of the Article is important in lawsuits for a patent infringement. In a lawsuit for damages for a patent infringement, the holder of a dormant patent should not be compensated excessively. However, if a patent holder should not be compensated enough due to the difficulty in calculating the amount of damages, the industry would rather use a patent without authority and take chances to pay for damages if infringement should be found than pay an appropriate value for the use of a patent. Therefore, considering the legislative purpose of Article 128 which reflects the characteristics of patent rights and the difficulty in calculating the damages, the presumption clause of damages in the Article should be applied to realize the legislative purpose. Particularly, in applying Clauses 1 and 2 of Article 128, what is considered as ‘goods that a patent holder could have sold without an infringement’, ‘the production capacity of a patent holder’ (which is relevant to the maximum amount of damages), or ‘circumstances where a patent holder could not sell even without an infringement’ (which is excluded from the amount of presumed damages) can be categorized based on the cases dealing with relevant issues.